Negação de sentença sumária e suas ramificações para moções de honorários advocatícios

por Dennis Crouch

Em OneSubsea IP v. FMC Tech (Fed. Cir. 2023), o tribunal confirmou uma negação do tribunal distrital de honorários advocatícios para o réu vencedor. Uma chave no caso é que a negação do julgamento sumário serve como um grande sinal de que o caso não é excepcional.

A OSS processou a FMC em 2015 por infringir reivindicações encontradas em dez patentes diferentes, todas relacionadas ao processamento submarino de hidrocarbonetos (petróleo e gás). Isso inclui: adicionar produtos químicos, separar a água e a areia dos hidrocarbonetos; pressão crescente; etc. As patentes exigiam um "conjunto desviador de fluxo" para "desviar fluidos" de e para uma área de processamento. As partes discutiram sobre a palavra "desviar". No contexto da invenção, o tribunal distrital concluiu que são necessários dois caminhos de fluxo potenciais diferentes e que o fluxo de fluido deve ser forçado a seguir um em vez do outro. E simplesmente mudar de direção não é uma diversão.

O requisito de dois caminhos de fluxo foi um problema para o titular da patente. A estrutura acusada do FMC tinha apenas um caminho de fluxo que passava pelo processador, conforme mostrado na figura abaixo.

O Processo: O tribunal distrital emitiu sua construção de reivindicação em 2016, mas em vez de conceder rapidamente o julgamento sumário de não violação, ele suspendeu o caso pendente do resultado de revisões inter partes paralelas que contestavam a validade das patentes. Esses DPIs resultaram em muitas das reivindicações consideradas inválidas como óbvias, com essa determinação afirmada pelo Circuito Federal sem parecer. Em 2019, o tribunal distrital suspendeu a suspensão e o caso seguiu para julgamento. O tribunal distrital novamente se recusou a conceder julgamento sumário de não infração. De acordo com as transcrições, o advogado da FMC apresentou 3.200 páginas de documentos ilustrando as diferenças entre as reivindicações patenteadas e os produtos acusados. O juiz Bennett (SDTex.) achou que a profundidade do registro factual era um pouco demais para um julgamento sumário. "E você realmente acha que vou ser capaz de conceder um julgamento sumário sobre isso?" perguntou o juiz Bennett. Eventualmente, o juiz Bennett excluiu o depoimento do especialista da OSS por aplicar incorretamente sua construção de reivindicação anterior e concedeu o julgamento sumário de não infração. A OSS não recorreu da demissão.

Honorários advocatícios: Depois de vencer no mérito, a FMC pediu honorários advocatícios e custos não tributáveis. O tribunal distrital negou esses custos, considerando o caso não excepcional. No recurso, o Circuito Federal afirmou, não encontrando abuso de poder discricionário.

A Seção 35 USC § 285 permite que um tribunal distrital conceda honorários advocatícios razoáveis ​​à parte vencedora; com a ressalva de que só pode fazê-lo "em casos excepcionais". De acordo com as decisões de 2014 da Octane Fitness e da Highmark, a análise da Seção 285 é flexível, com o tribunal distrital tendo um poder discricionário substancial para determinar se um caso específico é "excepcional" e se a transferência de taxa é apropriada. Neste caso, o tribunal observou que uma abordagem de "totalidade das circunstâncias" deve ser adotada "caso a caso". O tribunal distrital pode considerar se o caso é diferente de outros em termos da "força substantiva da posição litigante de uma parte... ou da maneira irracional pela qual o caso foi litigado". Octane Fitness.

Como os tribunais distritais têm poder discricionário para fazer essas determinações, as decisões são deferidas na apelação e apenas anuladas com base em: (1) erro claro de julgamento, (2) erro claro na constatação factual ou (3) erro material de lei. (Observe aqui, o erro de direito é revisado de novo).

Juízes de Deferência e Sucessores : Aqui, o juiz Bennett entrou no processo bem no final do caso, substituindo o juiz Atlas, que passou para o status sênior. Na apelação, a FMC argumentou que nenhuma deferência deveria ser dada à decisão do juiz Bennett porque ele não "conviveu com o caso". Em Highmark, a Suprema Corte fundamentou sua decisão de dar deferência às decisões dos tribunais distritais no fato de que os tribunais distritais estão muito mais envolvidos com as ervas daninhas do litígio e, portanto, melhor posicionados para julgar comportamentos excepcionalmente ruins. Como o juiz Bennett decidiu o caso por escrito, sem sequer uma audiência, FMC sugeriu que sua decisão não deveria ser deferida. No recurso, porém, o Circuito Federal rejeitou essa análise com base na jurisprudência de outros circuitos, sustentando consistentemente que a deferência também é dada às decisões discricionárias dos juízes sucessores. "O juiz sucessor recebe a mesma revisão deferente na apelação que o juiz original teria recebido." Despacho Op. Além disso, "FMC teve amplo aviso de que um juiz sucessor decidiria sua moção § 285 e não se opôs."